MARKET FAQ

這四樣分成兩類。技術、名稱與標誌、產品外觀要送去登記，日本特許廳核准之後才成為權利，日本分別叫特許權、商標權、意匠權。你自己寫的程式不必送，寫出來的那一刻著作權就成立。 特許權就是台灣講的專利權，日本用「特許」這兩個字。意匠權是日本用來保護產品外觀的權利，台灣叫設計專利。技術這一樣，除了申請特許權，日本還有一種叫実用新案權的登記，它保護的是形狀、構造、組合上的小改良，特許廳不做實體審查，你拿到的時間比較快。不必送件的除了程式碼，還有你自己管住不外流的 Know-how，日本把它當成營業秘密，用不正競爭防止法保護。 還有兩件事你要一起記住。第一，你在台灣拿到的專利和商標，日本不會直接承認，你要在日本重新送件登記。第二，同一樣東西，你可能同時拿到兩種權利。你自己寫的程式主要靠著作權保護，如果它同時站得住「發明」的條件，你連特許權都拿得到。你不必在兩種之間挑一種。

日本主管機關特許廳確認這些登記權利的先後，由申請書送進來的日期決定。這一套叫先願主義，先送件的人取得權利。誰先做出來、誰先在市場上用了，原則上不左右誰是權利人。所以你把申請往後拖，別人可能先把同一樣東西送進去。 不過先做、先用也不是完全沒有立足點。別人把你的東西拿去登記時，你可以主張那個人不是真正的發明人，把那個登記推翻。你也可能有先使用權，意思是在對方送件之前你就已經在日本做同一件事，你可以繼續做下去。這兩條路比一開始就送件費力，但仍是可考慮的其他選擇。

1. 把你手上的東西攤開，逐一分類：技術、名稱與標誌、產品外觀、程式碼、對外不公開的 Know-how。前三樣屬於「要送件」那一類，後兩樣屬於「不送件」那一類。同一樣東西如果兩邊都像，可以同時歸屬於兩類。 2. 「要送件」那一類，在你到日本之前就先送登記。技術如果只是形狀或構造上的小改良，走実用新案權那一條會快一些。 3. 你如果已經先做了、先在日本用了，卻還沒送件，先查兩件事。你在日本用了多久？有沒有人已經把你的東西拿去登記？查出來才知道要補送件，還是要去推翻對方的登記；比較早在日本使用，是可以主張先使用權的。

案例：在日本幾個不同影音投稿社群裡，許多投稿者原本可以自由使用某一個影片類型的名稱。有一天在社群以外的某甲，突然把那個名稱拿去登記成商標，並因此向投稿者索取一年 10 萬日圓的使用費。但是長期使用這個名稱的投稿者其實很早就在使用這個名稱，他們因此不確定往後還能不能用。 這個事件在網路上引發強烈反彈，某甲後來表態放棄權利，影音網站的營運公司也提出無效審判。最終認定該名稱只是表示一種影片類型或分類、不具識別力，因此該商標權被視為自始不存在。

程式和發明要分開看。程式在條件成立的時候，從寫出來那一刻就是公司的。發明不是，發明一開始屬於做出來的那個人，公司要事前訂好規定或簽好契約，才拿得到申請專利的權利。 日本把前者叫職務著作，意思是員工在職務上完成的著作，公司從一開始就是著作人。後者叫職務發明，意思是員工在職務上完成的發明。這一邊的預設方向相反，發明人是員工，申請專利的權利也在員工手上。 不過就算你什麼都沒訂，公司仍然拿得到一項東西：實施那個發明的權利。也就是說，你可以自己把那個發明做成產品，但申請專利的權利仍然在員工手上。

發明這一邊，日本的法律要公司付給發明人「相當的利益」，也就是一份與這個發明相稱的回報。這個回報不限於現金。股票選擇權、出國進修的機會、升遷，這些非現金的經濟上利益都可以算在內。新創付不出高額的發明獎金時，可以把這幾樣組合起來用。 真正決定風險大小的，不是你付了多少，是你當初怎麼決定那個金額。一旦發生爭議，日本的法院會回頭看三件事。訂標準的時候，你有沒有跟員工談過。訂好的標準，你有沒有讓員工看得到。決定個別金額的時候，你有沒有聽本人的意見。你沒有訂「相當的利益」，或者決定的方式不合理，金額就由法院來定，公司可能要付出遠超過預期的錢。青色 LED 事件就是這樣的例子。一位工程師在日本公司開發出藍色 LED，離職後向原公司請求職務發明的對價。一審法院判公司給付兩百億日圓，二審以約八億四千三百萬日圓和解。（但本案是日本《專利法》修法前的案件。）

1. 先把兩種東西分開放。工程師寫的程式走職務著作那一套，公司從一開始就是著作人。工程師做出來的發明走職務發明那一套，公司要另外去取得。這兩套的預設方向相反，不能混在一起看。 2. 發明這一邊，在人進來之前就把職務發明的規定訂好。三個要點：一是事前訂，不能等發明出來才補；二是寫明發明產生的那一刻權利就歸公司，日本把這個叫原始歸屬；三是把「職務發明」的意義與範圍寫清楚，哪些算、哪些不算。規定裡要一併訂出「相當的利益」怎麼決定。日本特許廳公布了一份指針，實務上多依它來訂，可以降低風險。 3. 程式這一邊，檢查你跟寫程式的那個人之間，是不是指揮命令與監督的關係。這是職務著作最容易缺的要件。判斷這一點會看工作的型態、有沒有實際的指揮監督、報酬多少與怎麼付。

不夠。合約只寫「著作權歸我方」，依據現行日本法會直接推定著作權法第 27 條與第 28 條這兩項權利，都還留在對方手上。 你找外面的廠商、接案的人或用委託的方式開發，做出來的東西，著作權一開始在做的那個人手上，不在出錢的你手上。公司自動取得著作權叫職務著作，有雇用關係下的指揮命令的前提才存在；外包與委託不符合這個要件。 所以，委託開發的合約，一定要把權利歸屬寫明白。日本著作權法第 27 條管的是把作品改成另一個樣子，第 28 條管的是使用改出來的東西。委託契約中加註這兩條，你日後要改版、要做二次開發、要維護，才不會受到限制。

1. 日本著作權法在這件事上設了一條推定。合約寫了「著作權全部讓渡」，但第 27 條與第 28 條沒有被點名，法律就推定這兩項沒有讓渡。在日本，把「把條號一個一個點出來寫進合約」這件事叫特掲。上面說的推定是一種預設值，不是例外，所以沒有特掲第 27 條與第 28 條時，這兩項權利就不算已經讓渡。 2. 還有一項要跟著作權分開處理的東西：著作者人格權。這是創作的人本身才有的權利，日本法律中，著作者人格權是不能被讓渡的。所以你沒辦法靠「著作權全部讓渡」把它一併拿走，合約裡要另外約定對方不行使這項權利。這一項和第 27 條、第 28 條一樣，漏掉了你就改不了版、做不了二次開發、也維護不了。

1. 翻出你手上那份委託開發合約，找到讓渡條款，看裡面有沒有「著作權法第 27 條」與「第 28 條」這兩個號碼。只寫「著作權全部讓渡」或「著作權歸委託方」，這兩項就不在你手上。 2. 同一份合約中，再確認兩件事。權利移轉的時間點必須清楚；以及要求對方不行使著作者人格權。日本的內容製作委託契約，實務上常用這樣一句：「受託者は、本件成果物に関する著作権（著作権法第27条および第28条の権利を含む。）を引渡時に委託者に移転する。」意思是，受託方在交付的時間點，就把成果物的著作權移轉給委託方，而且那個著作權包含第 27 條與第 28 條的權利。 3. 已經簽了而且沒有寫進去的，先不要當作沒救。那條規定是推定，可以用反證推翻。把當時談判過程留下的客觀證據找出來，例如電子郵件、規格書。實務上，日本法院會連同雙方的意思解釋、業界慣行一起衡量，反證有機會成立。不過下一份合約還是要把條款寫進去，那才是安全的做法。

共有不等於每一件事都要合作方點頭。日本專利法把專利共有之後的行為分成三類。 1. 合作方要自己拿這個發明做成產品拿去賣，不必你同意，也不必付你錢。 2. 合作方要把自己的持分賣掉，或拿持分去設定質權，需要你同意。 3. 合作方要把這個專利授權給第三方，也要你同意。 反過來，你這一方要做上面這三件事，適用的也是同一套規則。 所以，在日本共同研發專利，真正的風險是你在營運上會綁手綁腳。日本大企業自己有產線，可以自己量產、自己賣。你如果在日本沒有生產基地，發明就得交給第三方代工，那在法律上算是對第三方授權，要合作方同意。合作方如果為了守住自己的市場不給同意，結果就是他自由做生意賺錢，你授權不出去，賺不到錢。

1. 專利共有的預設值，對沒有生產能量的那一方較不利。合作方自己做產品去賣不必付你錢，你做不出產品就什麼都拿不到。日本實務上補這個洞的工具叫不實施補償。不實施的一方，指的是不自己拿發明去做產品、去賣的那一方。企業之間的基本線是兩家都能自己實施，就各自自由實施，互相不付補償。但雙方的實施能力有明顯落差時，處理方式可能會不一樣。你如果在日本不生產、也生產不了，談判的時候就要把自己歸到不實施的那一方，並以此為理由要求補償。 2. 共有關係下，還有一個事情你不必等合作方同意。專利被別人侵害的時候，你會擔心要先等合作方點頭才能出手。日本法上有一種看法可以解決這個擔心：保存共有物的行為，各共有者可以單獨進行。保存就是維持現狀、不讓共有的東西受損。要求侵權的人停止侵害，日文叫差止請求，可以歸進保存這一類。依這個看法，合作方不配合時，你自己還是可以主動擋侵權的人。

1. 談共同研發的時候，先試試看能不能不要把專利設成共有。契約上寫成一方單獨持有專利，另一方拿到（獨占）授權，權利義務會比共有清楚。 2. 非共有不可的話，兩件事要寫進契約。 （1）合作方自己實施的時候，你收得到補償。要求合作方不准自己實施，合作方可能不接受，所以務實的做法是讓他實施、你收錢。 （2）你要向第三方授權這件事，先拿到合作方包括性的事前同意。所謂包括性，是一次同意到底，不必每授權一次就去問一次。 3. 談補償的時候，把合作方預計實施的期間、地域、用途、實施的產品、實施的方式，一項一項確認清楚再算金額。實務上有一種設計，日文叫ランニングロイヤルティ，中文叫計量權利金。這不是一次付清的一筆錢，是隨著合作方的營收而持續獲取的權利金。名目不要卡在「不實施補償」這四個字，手法有很多種，談的範圍要放寬。

先決定是讓渡還是授權使用，這是兩種不一樣的安排。讓渡是權利人換人，權利整個過到其中一方手上。授權是權利人不換，只允許另一方使用。 本題先以雙方對同一項 IP 都有權利的情況為前提。什麼時候用讓渡？看這項技術對哪一方特別重要。如果是你，你要把它做成自家的核心產品，既要擋住別人使用，也要能自由授權給第三方。那就在契約裡寫明，合作方把這項技術的權利讓渡給你，你再授權給合作方使用。如果是對合作方比較重要，你自己能用就夠、不必擁有，那就反過來寫，你把權利讓渡給合作方，自己拿一份授權。 權利集中到一方名下之後，另一方要用，拿到的就是授權。在日本，授權分三種，獨占的程度不一樣。 1. 專用實施權：給合作方最強的獨占。在你設定的範圍內，連你自己都不能再實施，也就是不能自己做成產品去賣。這個程度的授權需要辦設定登記才能生效。適合合作方要投入大筆資金、需要獨占市場並排除侵權的狀態。 2. 獨占的通常實施權：不必辦設定登記，只靠契約賦予合作方獨占的地位。但契約只拘束簽約的兩方，拘束不了契約外的侵權者，所以碰到侵權，你要求侵權者停止侵害的能力比專用實施權弱。適合的情況是這筆授權需要獨占，但雙方不想辦登記。 3. 通常實施權：非獨占。你可以同時授權給好幾家，也可以自己繼續實施，也可以只給合作方限定領域的授權。

1. 契約上寫「雙方共有」或「都可以使用」，這兩種寫法都有風險。寫成「雙方共有」，可能在法律上被評價為權利共有，因而產生無法自由授權的風險。寫「都可以使用」更模糊，連是讓渡還是授權都看不出來。結果可能是，當你想排除競爭對手，或獨家授權給第三方變現時，受到限制而無法做到。 2. 契約寫清楚了還不夠，有些還要去登記才算數，而且分成兩種。 （1）有些是不登記就完全不生效。專利權的移轉、專用實施權的設定，沒去登記，法律上等於沒發生。 （2）有些是登記與否只影響能不能對抗第三人。專利的通常實施權和著作權的利用權，不登記也能對抗第三人。意思是這個權利即使移轉給別人，你原來取得的授權仍可對新權利人主張。只有商標的通常使用權例外，不登記就沒有這個效果。

1. 契約上要寫清楚是讓渡還是授權，不要寫「雙方共有」，也不要寫「都可以使用」。 2. 契約文字確認後，要評估是否要辦登記。讓渡要辦移轉登記，專用實施權要辦設定登記，這兩件沒辦就不生效。 3. 再授權的權利要寫進契約中。拿到授權不等於可以再讓別人用，只要契約沒有明寫，就一定沒有再授權的權利。通常實施權人沒有授權人同意，不能再授權。即使是專用實施權人，也要拿到專利權人同意，才能再給別人通常實施權。著作權的利用權，沒有著作權人同意也不能讓與。

A：最先要送的是商標，而且現在就送。台灣已經送件的專利和商標，你在一定期間內到日本送件，還可以主張以台灣的申請日為準，這叫優先權。 為什麼商標最急？因為日本的商標採先願主義，先送件的人取得權利，而且被別人搶先登記的風險特別高。等日本市場有反應了、等品牌紅了再送，這兩個時點都太晚。 萬一名字已經被別人登記走了，不是完全沒救。就那個商標登記本身，日本有兩種主要程序，用哪一種要看公報發行日和登記日。另外，你的品牌如果在台灣已經著名，還可能有另一條路。

1. 優先權處理的是「你在台灣已經動作了，日本這邊還沒動」這段空窗。你在台灣送件之後的一定期間內到日本送件，可以主張以台灣的申請日為準。專利和商標都可以這樣主張。 2. 萬一商標在日本被別人先登記了，兩種救濟方式的分界，在那個登記的公報發行日。 （1）公報發行之後兩個月內，你可以提登録異議申立て。 （2）超過兩個月，原則上在登記日起五年內，你都可以請求無効審判。 這兩個都是日本的程序名稱，你委任日本律師的時候直接用得上。除了這兩種程序，你的品牌如果在台灣已經著名，日本法還有一個「在外國著名，而且對方有不正的目的」的理由，你可以嘗試爭取。

1. 現在就把商標送去日本申請。不要等日本市場有反應，也不要等品牌變有名。 2. 台灣已經送件的專利與商標，確認你還在可以主張優先權的期間內。還在期間內，送日本的時候一併主張，日期就以台灣那一天為準。已經過了，就用你實際送件的日期排先後。 3. 名字已經被別人登記走的，先查那個登記的公報是什麼時候發的，再決定走哪一條路。兩個月內走登録異議申立て，超過兩個月、五年內走無効審判。你的品牌在台灣如果已經著名，把著名的證據一起準備好，那是另外那條路的前提。

案例：一家公路卡丁車公司把「マリカー」登記成商標。任天堂先提登録異議申立て，沒有成功，後來改用著作權侵害與不正競爭防止法起訴。不正競爭防止法保護的是已經廣為人知或著名的商品表示，日本法把它叫做「商品等表示」，任天堂因此有空間。但這一條路，對剛進日本的台灣新創不一定走得通，已經知名的要件並不容易滿足。